31
May
2021

¿Cómo registrar una marca en Estados Unidos y Puerto Rico?

Aspectos esenciales que debes conocer antes de comenzar el proceso de registro de marca

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¡Buenísimo artículo!
Short, sweet and to the point! Excelente artículo, muy informativo. Gracias.
Cuanta verdad
Yo creo que lo más que me sorprende es que la gente piensa que por no vender un producto físico están exentos de cumplir con la ley. Los permisos, súper importantes!!! Hay que crear más conciencia de que el servicio que tu provees sigue siendo un producto aunque no físico.
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Los tres elementos más importantes.
¡Excelente artículo! El truco está en encontrar el balance entre los tres. No fue hasta hace poco que le vine a dar importancia a la pasión. No fue hasta que sucedió el 2020 que pude ver lo importante que es tener pasión por lo que uno hace.
La reflexión precede al éxito empresarial
Creo que todos procuramos encontrar nuestro propósito empresarial. Por eso creo en la importancia de reflexionar en esos tres elementos a la hora de emprender nuestro negocio y procurar ser honestos con nosotros mismos. ¿Estás de acuerdo?

El proceso de solicitud de registro de marca se divide en cinco (5) pasos principales. Ahora bien, antes de entrar a cada uno de los pasos, es importante que tengas presente que para presentar tu solicitud necesitarás la siguiente documentación o información a la mano:

  1. Nombre y dirección del solicitante.
  2. El tipo de entidad legal, si aplica, y ciudadanía del solicitante.
  3. Nombre y dirección de contacto para correspondencia.
  4. Dibujo de la marca.
  5. Descripción de la marca.

Respecto al dibujo de la marca, si la marca que deseas registrar es simplemente una palabra o frase sin ningún elemento de diseño, se considera una marca de carácter estándar y solo tendrás que escribir las letras de la palabra o frase.

No obstante, si la marca tiene uno o más elementos de diseños, como colores, dibujos, o fuentes de estilo (fonts) en particular, necesitarás presentar un dibujo de la marca que represente con precisión los elementos de diseño que se reclaman. Además, necesitarás escribir en un encasillado de la solicitud una descripción de la marca.

¿Qué significa que una marca sea distintiva?

El primer paso es evaluar si la marca es distintiva. En general, los nombres, palabras y frases se pueden clasificar en dos categorías: los términos no distintivos, y las marcas distintivas. Una marca es distintiva por una de dos razones: (1) es inherentemente distintiva; o (2) adquiere distintividad o significación secundaria (en inglés, secondary meaning).

En el contexto particular de las palabras, para poder conocer si una marca es registrable o protegible, necesitamos explorar la doctrina del espectro de distintividad. Esta doctrina reconoce cuatro categorías o grados de distintividad, que van de la no-protección a la protección automática: (1) genéricas, (2) descriptivas, (3) sugestivas, (4) imaginables o arbitrarias.

¿Qué es una marca genérica?

Primero, una marca se considera genérica cuando esta se reconoce como el nombre común de una clase, de un género, y no de un producto o servicio proveniente de una fuente determinada. Una marca genérica no se puede utilizar únicamente por persona o entidad alguna si se emplea para identificar un producto o servicio que es parte de esa clase. Por ejemplo, el término café para el producto café.

Es decir, si el significado primario de la palabra ––a partir de la percepción de los consumidores–– identifica cierto tipo de producto o servicio, en lugar del productor o proveedor de este, la palabra es un término genérico y no puede ser una marca comercial válida. Por eso los términos “genéricos” y el concepto de una “marca” son mutuamente excluyentes.

¿Qué es una marca descriptiva?

Segundo, un término descriptivo identifica características o cualidades de un producto o servicio, y puede llegar a ser de uso exclusivo únicamente si adquiere un significado secundario.

Un término es descriptivo cuando meramente imparte información al público consumidor sobre algún ingrediente o característica del artículo o servicio, tales como el color, olor, función, dimensiones y la calidad de este.

¿Qué son las marcas sugestivas, imaginables o arbitrarias?

Tercero, las marcas sugestivas “son aquellas que sugieren mediante un esfuerzo de la imaginación del consumidor alguna característica del producto o servicio”. La jurisprudencia reconoce que la distinción entre palabras que “sugieren” y las que “describen” puede ser muy sutil. Algunos ejemplos de marcas sugestivas son Coppertone, Microsoft, Netflix y Fruit Loops.

Cuarto, las marcas imaginables (en inglés, fanciful) o arbitrarias no guardan relación con las características del producto o servicio que identifica la marca. Más bien, los negocios y comerciantes se inventan o adoptan estas marcas con el propósito de lograr distintividad.

Algunos ejemplos de marcas imaginables son Kodak, Google, Xerox, Polaroid, Oreo y Clorox. Ejemplos de marcas arbitrarias incluyen: Amazon, Apple, Shell, Ivory y Dove, entre otras.

Las marcas arbitrarias o imaginables y las sugestivas están sujetas a protección para el uso exclusivo del que las reclama, sin necesidad de desarrollar un significado secundario o carácter distintivo. Por ende, las marcas sugestivas y las marcas arbitrarias o imaginables, por ser inherentemente distintivas, adquieren protección inmediata una vez se utilicen en el comercio.

¿Qué tipo de marcas no son protegibles o registrables?

Como regla general, la ley prohíbe el registro de una marca que consista de lo siguiente:

  1. Banderas o símbolos nacionales.
  2. Nombres o imágenes de individuos.
  3. Nombres o términos geográficamente descriptivos o engañosos.
  4. Marcas iguales o similares que causen confusión con otra marca registrada o que se use con anterioridad.
  5. Marca igual o sustancialmente similar a una marca famosa.
  6. Forma o empaque cuya naturaleza sea esencial para su función.

No obstante, según veremos más adelante, algunas de estas categorías podrían lograr el registro si adquieren distintividad.

¿Qué es el registro suplementario?

Si la marca es distintiva, podrás presentar tu solicitud de registro en el registro principal. Si es un término descriptivo, la opción disponible es el registro suplementario.

El registro suplementario te permitirá proteger el nombre de tu negocio hasta que puedas probar que adquirió carácter distintivo y entonces se podrá registrar en el registro principal como una marca.

Con el registro suplementario, podrás presentar reclamaciones ante los tribunales federales, utilizar la designación (R), y evitar que una persona registre una marca similar que pueda causar confusión, entre otros beneficios.

A diferencia del registro principal, el registro complementario no otorga una presunción legal de validez y propiedad porque se presume que tu “marca” no es distintiva. Por lo que en caso de litigio, aún quedaría por probarse que adquirió distintividad.

¿Tienes preguntas o crees que se nos quedó algo? Te leemos en los comentarios.

Lcdo. Alexiomar Rodríguez

CEO & Fundador

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